Negación de sentencia sumaria y sus ramificaciones para mociones de honorarios de abogados

por Dennis Crouch

En OneSubsea IP v. FMC Tech (Fed. Cir. 2023), el tribunal confirmó una denegación del tribunal de distrito de los honorarios del abogado para el demandado exitoso. Un punto clave en el caso es que la denegación del juicio sumario sirve como una gran señal intermitente de que el caso no es excepcional.

OSS demandó a FMC en 2015 por reclamos infractores encontrados en diez patentes diferentes, todas relacionadas con el procesamiento submarino de hidrocarburos (petróleo y gas). Esto incluye: agregar productos químicos, separar el agua y la arena de los hidrocarburos; Incrementando la presión; etc. Las patentes requerían un "conjunto desviador de flujo" para "desviar fluidos" hacia y desde un área de procesamiento. Las partes discutieron sobre la palabra "desviar". En el contexto de la invención, el tribunal de distrito concluyó que requería dos caminos de flujo potenciales diferentes, y que el flujo de fluido debe ser forzado a seguir uno en lugar del otro. Y simplemente cambiar de dirección no es una distracción.

El requisito de dos vías de flujo era un problema para el titular de la patente. La estructura acusada de FMC solo tenía una ruta de flujo que pasaba a través del procesador, como se muestra en la figura a continuación.

Los procedimientos: el tribunal de distrito emitió la construcción de su demanda en 2016, pero en lugar de otorgar rápidamente un juicio sumario de no infracción, suspendió el caso en espera del resultado de las revisiones inter partes paralelas que cuestionan la validez de las patentes. Esos derechos de propiedad intelectual dieron como resultado que muchas de las reclamaciones fueran declaradas inválidas como obvias, y el Circuito Federal afirmó esa determinación sin opinión. En 2019, el tribunal de distrito levantó la suspensión y el caso pasó a juicio. El tribunal de distrito volvió a negarse a dictar sentencia sumaria de no infracción. Según las transcripciones, el abogado de FMC presentó 3200 páginas de documentos que ilustran las diferencias entre las reivindicaciones patentadas y los productos acusados. El juez Bennett (SDTex.) consideró que la profundidad del expediente de hechos era demasiado para un juicio sumario. "¿Y realmente crees que voy a poder otorgar un juicio sumario sobre eso?" preguntó el juez Bennett. Eventualmente, el juez Bennett excluyó el testimonio pericial de la OSS por aplicar incorrectamente la construcción de su reclamo anterior y concedió el juicio sumario de no infracción. OSS no apeló el despido.

Honorarios de abogados: Después de ganar por méritos propios, FMC solicitó honorarios de abogados y costos no imponibles. El tribunal de distrito negó esos costos y consideró que el caso no era excepcional. En apelación, el Circuito Federal afirmó, no encontrando abuso de discreción.

La Sección 35 USC § 285 permite que un tribunal de distrito otorgue honorarios razonables de abogado a la parte vencedora; con la salvedad de que sólo podrá hacerlo "en casos excepcionales". Según las decisiones de 2014 de Octane Fitness y Highmark, el análisis de la Sección 285 es flexible y el tribunal de distrito tiene una discreción sustancial en su determinación de si un caso en particular es "excepcional" y si el cambio de tarifas es apropiado. En este caso, el tribunal señaló que se debe adoptar un enfoque de "totalidad de las circunstancias" sobre una base "caso por caso". El tribunal de distrito puede considerar si el caso es un caso atípico de los demás en términos de la "fortaleza sustantiva de la posición litigante de una de las partes... o la manera irrazonable en que se litigó el caso". Fitness de octano.

Debido a que los tribunales de distrito tienen discreción para tomar estas determinaciones, las decisiones reciben deferencia en la apelación y solo se anulan en base a: (1) un error claro de juicio, (2) un error claro en la determinación de los hechos o (3) un error material de ley. (Nótese aquí que el error de derecho se revisa de novo).

Jueces de deferencia y sucesores : Aquí, el juez Bennett intervino en la demanda al final del caso, reemplazando al juez Atlas, quien pasó al estado senior. En la apelación, FMC argumentó que no se debe dar deferencia a la decisión del juez Bennett porque no había "vivido con el caso". En Highmark, la Corte Suprema basó su decisión de dar deferencia a las decisiones de los tribunales de distrito en el hecho de que los tribunales de distrito están mucho más interesados ​​en la maleza del litigio y, por lo tanto, están mejor posicionados para juzgar comportamientos excepcionalmente malos. Debido a que el juez Bennett decidió el caso en un registro escrito sin siquiera una audiencia, FMC sugirió que no se debe dar deferencia a su decisión. Sin embargo, en la apelación, el Circuito Federal rechazó ese análisis basado en la jurisprudencia de los otros circuitos, sosteniendo consistentemente que también se otorga deferencia a las decisiones discrecionales de los jueces sucesores. "El juez sucesor recibe la misma revisión deferente en la apelación que habría recibido el juez original". Resbalón Op. Además, "FMC recibió amplio aviso de que un juez sucesor decidiría su moción § 285 y no se opuso".

Caso excepcional : Al analizar la cuestión del caso excepcional, el tribunal de apelaciones concluyó que el hecho de que FMC no lograra un juicio sumario anticipado fue su propia culpa. Básicamente, la moción original de juicio sumario se consideró "poco convincente". La corte de apelaciones luego explicó la importancia de la denegación del juicio sumario:

Cuando un tribunal de distrito, plenamente consciente de los argumentos contrapuestos de las partes, se niega a dar por terminado el caso en juicio sumario y permite que proceda el caso de un demandante, el tribunal de distrito puede haber determinado efectivamente que la posición de la parte que se opone al juicio sumario no es objetivamente infundado, lo que hace casi imposible que el caso del demandante (sobre el tema que fue objeto de la moción de juicio sumario) "se destaque" como carente de sustancia en ese momento.

Denegación de honorarios afirmada.

Patentes estadounidenses números 6.637.514, 7.111.687, 8.066.076, 8.122.948, 8.272.435, 8.281.864, 8.540.018, 8.573.306, 8.746.332 y 8.776.893.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →